Patent Island

１７５．キャノンインクカートリッジ事件の最高裁判決

この最高裁判決（参考サイト１参照））では、知財高裁で示された「特許権が消尽しない場合の２つの類型」（参考サイト２参照）という下記の判断基準に基づいた判決について、「結論において正当である」と判断し、判決の中でその理由を示したとしている。

【知財高裁が示した判断基準】
①当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型），又は，②当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第２類型）には，特許権者は，当該特許製品について権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。

しかし、知財高裁で示された判断基準とは異なり、最高裁が示した判断基準は、「我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，我が国において特許権を行使することが許される」というものであった。

「当該特許製品と同一性を欠く特許製品」という概念を導入したことと、知財高裁での第２類型での「特許発明の本質的部分」という概念を採用しなかったことが、この最高裁判決のキーポイントである。「特許発明の本質的部分」という概念を用いた知財高裁判決には問題があると考えていたので、今回の最高裁判決は歓迎であるが、「同一性を欠く」とは何を意味し、「特許発明の本質的部分」以外をどのように考慮した概念であるのかが問題となると考える。

この最高裁判決で示された上記判断基準に関連する部分は、次の内容である。

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下，両者を併せて「特許権者等」という。）が我が国において特許製品を譲渡した場合には，当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該特許製品の使用，譲渡等（特許法２条３項１号にいう使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず，特許権者は，当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。

（中略）

しかしながら，特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは，飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから，特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許されるというべきである。
そして，上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり，当該特許製品の属性としては，製品の機能，構造及び材質，用途，耐用期間，使用態様が，加工及び部材の交換の態様としては，加工等がされた際の当該特許製品の状態，加工の内容及び程度，交換された部材の耐用期間，当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。

（中略）

我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。
そして，上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては，特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。

（中略）

特許権者等が我が国において譲渡し，又は我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品である被上告人製品の使用済みインクタンク本体を利用して製品化された上告人製品については，本件特許権の行使が制限される対象となるものではないから，本件特許権の特許権者である被上告人は，本件特許権に基づいてその輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきである。

【参考サイト】
１．　キャノンインクカートリッジ事件最高裁判決
２．　キャノンインクカートリッジ事件の知財高裁判決にみる様々な形態の消尽
３．　生越教授によるブログでのコメント